Загальні положення (Договір про передачу "ноу-хау")

Договір про передачу "ноу-хау" - самостійний договір у сфері права інтелектуальної власності. Його не можна розглядати як не пойменований стосовно такого типу договорів, як договори з розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, оскільки право на "ноу-хау" не належить до абсолютних виключних, що виникають на традиційні об'єкти інтелектуальної власності2.

До правомочностей володільця права "ноу-хау" належить не тільки право використання цього об'єкта, а й можливість розпоряджатися цим правом, розкривати зміст "ноу-хау" третім особам, укладаючи з останніми договір про передачу "ноу-хау".

За договором про передачу "ноу-хау" одна сторона - правоволоділець - зобов'язується надати іншій стороні - набувачу - право на використання "ноу-хау" в установлених договором межах, передати для цього відповідні інформацію, досвід і знання, а набувач - прийняти "ноу-хау", зберігати його конфіденційність упродовж усього строку дії договору і вносити володільцеві права на нього платежі, обумовлені цим договором, якщо інше ним не передбачено.

За загальним правилом цей договір є двостороннім, консенсуальним і від платним, якщо умова про безвідплатність не обумовлена в самому договорі.

Договір про передачу "ноу-хау" і його співвідношення з іншими договорами у сфері права інтелектуальної власності. "Ноу-хау" - об'єкт права інтелектуальної власності, тому вирішення питання щодо правової природи договору про його передачу потребує проведення порівняльного аналізу цього договору з договорами, що опосередкують оборот об'єктів права інтелектуальної власності, а саме з ліцензійним договором, договором комерційної концесії, договорами про трансфер технологій.

Договір про передачу "ноу-хау" має спільні ознаки з ліцензійним договором. Між тим вони мають такі істотні відмінності, які перетворюють ці договори на самостійні. Основна відмінність полягає в об'єкті договорів. За ліцензійним договором одна із сторін (ліцензіар), що володіє виключними правами на об'єкт промислової власності (винахід, корисну модель), надає дозвіл на використання конкретного об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється (запатентованого), іншій стороні (ліцензіату). Об'єктом договору про передачу "ноу-хау" виступає "ноу-хау" як не охороноспроможне рішення, що зберігається в режимі конфіденційності. До того ж на відміну від запатентованого винаходу "ноу-хау" не можна використовувати, не отримавши його в повному обсязі від володільця права на "ноу-хау". Інакше кажучи, недостатньо одного дозволу правоволодільця на використання "ноу-хау" як інформації, необхідне також його фактичне передання.

Тому ліцензійний договір застосовний лише для передачі запатентованих об'єктів, які не можуть бути конфіденційною інформацією. Передача ж останньої здійснюється за договором, що має особливу правову природу, відмінну від договору на передачу виключних прав, а саме за договором про передачу "ноу-хау".

Відмінність вказаних договорів проявляється і в основних обов'язках сторін. Так, зміст ліцензійного договору може обмежуватися тільки наданням дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, тоді як для договору про передачу "ноу-хау" необхідні дії з передачі самої інформації, що становить зміст "ноу-хау".

Особливістю договору про передачу "ноу-хау" є умова про конфіденційність останнього. Оскільки предметом патентної ліцензії є право на використання винаходу, а не сам винахід, при укладенні цього договору особлива увага звертається на реальне надання ліцензіату цього права, на його підтримку в силі і захист від можливих порушень. Включення в ліцензійний договір умови про конфіденційність можливе, проте воно не є обов'язковим. У договорі про передачу "ноу-хау" вирішального значення набуває зобов'язання набувача підтримувати конфіденційність інформації, що становить суть "ноу-хау".

Конфіденційність - це не тільки основна умова договору, але й умова існування секретності "ноу-хау" як об'єкта договору, елемент його правового режиму. Невиконання сторонами умови про дотримання конфіденційності веде до припинення можливості існування самого договору, тобто договір існує доти, поки зберігається ознака "секретності". Якщо вона зникає, договір припиняє свою дію, оскільки "ноу-хау" перестає бути нерозкритою інформацією. Саме із цим пов'язана і певна специфіка процесу передачі "ноу-хау", оскільки існує небезпека розкриття конфіденційності інформації вже на переддоговірній стадії укладення договору.

При укладенні договорів про передачу "ноу-хау" важливо також не переступити їх кількісну межу, оскільки, укладаючи певну кількість договорів, володілець права на "ноу-хау" ризикує прискорити момент переходу "ноу-хау" в "суспільне надбання". Відносно ліцензійного договору такої небезпеки немає.

Зазначені договори відрізняються ще й тим, що строк дії ліцензійного договору обмежений строком дії патенту (свідоцтва). Для договору про передачу "ноу-хау" строк його дії не має значення, оскільки "ноу-хау" існує до тих пір, поки зберігається конфіденційність інформації, що становить його суть.

Відрізняються зазначені договори й за правовими наслідками їх припинення, а також за правовими наслідками визнання їх недійсними, оскільки за договором про передачу "ноу-хау" об'єктивно неможливе повернення отриманої за ним інформації, що становить суть "ноу-хау".

Для передачі "ноу-хау" може бути використана конструкція договору комерційної концесії, оскільки його предметом є право на використання комерційної таємниці, а також комерційного досвіду ("ноу-хау"/ Але договір комерційної концесії дає можливість використовувати не один об'єкт права інтелектуальної власності, а комплекс об'єктів виключних прав, а також інших майнових прав. Передача "ноу-хау" - це лише частина, причому допоміжна, щодо завдання реалізації товару за договором комерційної концесії.

Різними є й цілі зазначених договорів. Якщо за договором про передачу "ноу-хау" придбання його забезпечує певні переваги особі, яка отримала "ноу-хау" для використання, то за договором комерційної концесії набувач прагне до створення виробничої, торгової або збутової мережі для просування своїх товарів і послуг, розширення ринку їх збуту. За цим договором використання прав, що передаються, обмежується підприємницькою діяльністю, а за договором про передачу "ноу-хау" подібні обмеження відсутні.

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" (далі - Закон) актуальним вбачається питання про співвідношення досліджуваного договору з договорами про трансфер технологій, оскільки у Законі "ноу-хау" розглядається як об'єкт технології, поряд з науковими й науково-технічними результатами. Під трансфером технологій розуміється передача технологій, яка оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/ або юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології або її складових. Звідси договір про трансфер технологій - це договір про передачу технологій, за яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технології або її складових.

Аналіз договірних форм трансферу технологій свідчить, що договір про передачу "ноу-хау" не входить до переліку договорів трансферу технологій, оскільки Закон відніс до них договори про постачання промислової технології, техніко-промислової кооперації, про надання технічних послуг, інжиніринг, про створення спільних підприємств, про надання в оренду або лізинг складових технологій, устаткування, комерційної концесії (франчайзингу). Проте за договором про передачу "ноу-хау" теж можна опосередкувати трансфер технологій. Але при цьому, по-перше, договір про передачу "ноу-хау" має містити обов'язкову умову - збереження конфіденційності інформації, що становить даний об'єкт технології, і, по-друге, він не підлягає імперативним вимогам Закону щодо істотних умов договорів про трансфер технологій.

З огляду на ви ще в и кладене слід вважати доцільним об'єднати глави 75 і 76 ЦК України в одну, назвавши нову главу "Договори у сфері права інтелектуальної власності". Перелік закріплених у цій главі договорів має містити договори, закріплені у главі 75 ЦК України, а також договір про передачу "ноу-хау", договір про розкриття "ноу-хау", договір комерційної концесії.